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委托开发中技术商业秘密的权属
委托开发中技术商业秘密的权属唐青林
案件要旨
根据《合同法》第三百四十一条规定，委托开发合同的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，由当事人约定；没有约定或约定不明确，可以按照合同有关条款或者交易习惯确定；仍不能确定的，当事人均有使用和转让的权利，但委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究成果之前，将研究开发成果转让给第三人。”
基本案情
2006年12月19日、2007年4月12日、2008年6月8日，被上诉人深圳市GLD实业有限公司（以下简称GLD公司）（甲方）与上诉人广州GY能源管理技术有限公司（以下简称GY公司）签订《软件开发合作协议》，并达成两份补充协议，约定…二、甲方协助乙方完成软件功能需求调查、能耗调查表格制定、软件算法确定、试验场地设备安装等，乙方负责完成整套软件的功能模块编制、软件框架设计、软件调试等工作。……五、甲方不得委托第三方对合作开发的软件进行后续开发。七、合作开发的软件所有权由甲方享有…十二、甲乙双方对合作项目的商业机密负有保密义务，不得向其他第三方泄露。
2008年6月9日，双方对合同项下的能源管理信息系统的开发进行总结，：2007年3月8日，GY公司提交了第一版软件。双方确认GY公司需要继续开发一个城市或一个垂直系统的政府和集团使用的能源管理软件，并由GLD公司提供主要功能的需求分析。
2007年12月，上诉人重庆派威能源管理有限责任公司（以下简称派威公司）开始和GLD公司洽谈关于代理GLD公司软件产品销售合作事宜，GLD公司还派员前往重庆与派威公司进行进一步商谈，并形成了书面协议，但双方没有签字盖章。该过程当中，双方有邮件往来，其中派威公司的联系人是吴建平。
2008年1月23日，派威公司向中国版权保护中心申请计算机软件着作权登记，派威公司在申请表中声称：申请登记的软件名称为《能耗监测管理平台软件》，版本号为PV2008,开发完成时间是2007年7月18日，首次发表日期是2007年9月28日。
2008年4月18日、5月15日，GLD公司分别对派威公司网站内容进行了公证。派威公司在其公司网站上称：“目前，集团与重庆大学历时多年设计研发并具有独立知识产权的《PV2008能耗监测管理平台》已经成功上市。《PV2008能耗监测管理平台》…是派威公司多年节能行业从业经验、具有独立知识产权，达到国际先进水平的国内第一套针对各类终端能耗设备，…3月15日全国首发。”此外，该网站介绍前述软件的功能时还包括报警管理、系统管理、数据库备份等。
2008年5月19日，GLD公司再次对派威公司的网站内容进行公证，该网站出现了GY公司法定代表人伍韵洁参加派威公司捐款的照片。在第四届国际智能、绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会上，郭志明接受了记者的采访并介绍了《PV2008能耗监测管理平台》软件。GY公司在庭审过程中明确，该公司法定代表人伍韵洁与郭志明是夫妻关系，郭志明曾在GY公司担任总经理。
法院审理
原审法院认为，GLD公司是《能源管理信息系统》软件源代码的商业秘密权利人，其合法权益应受到法律保护。GY公司违反其与GLD公司所签订软件开发合作协议当中的保密义务，将GLD公司的商业秘密披露给派威公司使用。派威公司在明知GY公司披露给其的商业秘密权利人是GLD公司的情况下，仍然使用该商业秘密，GY公司、GLD公司的行为构成共同侵权，应承担相应的民事责任。原审法院依法判决：GY公司、派威公司立即停止侵犯GLD公司的商业秘密并共同赔偿GLD公司经济损失以及合理费用400000元。
法院经审理查明：原审法院查明的事实属实，法院予以确认。
另查明，GY公司、派威公司在一审均认可源代码属于商业秘密的保护内容。
法院认为， 一、关于GLD公司主张权利的商业秘密是否成立的问题。本案中，涉案软件源代码是GY公司依据软件开发协议为GLD公司专门进行编写，不为公众所知悉，能够为GLD公司带来经济利益，具有实用性，并采取了必要的保密措施，符合商业秘密的构成要件，属于商业秘密。GLD公司主张其对能源管理信息系统软件源代码商业秘密享有权利，但GY公司认为，在2008年6月8日依据合同交付源代码之前，源代码的管理、保密由GY公司负责，源代码的权利属于GY公司。从双方签订协议及补充协议看，2006年12月19日签订的《软件开发合作协议》及其《补充协议》均明确了协议开发的软件源代码所有权由GLD公司。从2008年6月8日《能源管理信息系统文档资料移交与开发人员确认书》（简称“确认书”）看，“文件中关于软件开发过程的方案、设计说明、需求分析、逻辑设计、各种源代码（采集、传输、存储、展示）、数据库设计文档、数据库文件、测试报告等知识产权均属于GLD公司商业秘密。”“确认书”进一步明确了GLD公司商业秘密的范围。由于协议、“确认书”均已明确合作开发的涉案软件源代码属于GLD公司所有。因此，可以确认涉案软件源代码商业秘密的权利人是GLD公司。
二、关于GY公司、派威公司是否侵犯了GLD公司商业秘密的问题。法院认为，首先，根据原审法院向中国版权保护中心调取的派威公司申请登记软件着作权的文件来看，派威公司提供给中国版权保护中心的联系人就是吴建平，邮箱地址与GLD公司提供的双方往来邮箱地址完全相同，且派威公司对此不能作出合理的解释，可以确认派威公司在2007年12月曾经与GLD公司洽谈过代理GLD公司的软件合作事宜。其次，派威公司申请登记软件着作权的软件源代码后30页与GLD公司享有商业秘密的软件源代码高度相似，且有GLD公司员工黄交存修改标记，派威公司未能作出合理解释，GY公司二审审理中解释黄交存原来是其员工，但仍不能合理解释GY公司员工黄交存修改软件标记为何出现在派威公司登记着作权的软件源代码中。最后，派威公司2007年12月尚在与GLD公司洽谈代理软件，2008年3月就推出了与GLD公司软件功能极为类似的《PV2008能耗监测管理平台》软件，这么短的时间内派威公司自主开发的可能性很小。结合GY公司总经理郭志明参加派威公司的活动，其法定代表人伍韵洁在GY公司网站参加捐款活动及郭志明作为派威公司的代表参加第四届国际智能、绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会，计算机软件着作权登记查询结果及原审法院到中国版权保护中心调取的证据等，可以认定GY公司在协议履行过程中，违反合作协议约定的保密条款，擅自向派威公司披露了GLD公司的商业秘密；派威公司在与GLD公司就软件代理事宜洽谈中止，且明知或者应当知道GY公司向其泄密的软件属于GLD公司商业秘密的情况下，仍然使用该商业秘密，派威公司、GY公司的行为构成共同侵权，应当承担相应的民事责任。
三、关于经济赔偿责任。本案中，由于本案中GLD公司的实际损失和GY公司、派威公司的违法所得均难以确定，原审法院结合GY公司、派威公司侵权行为的性质、主观过错程度、开发成本、涉案软件的市场价值以及GLD公司制止侵权行为的合理支出等因素，酌情确定为40万元并无不当。
综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，法院予以维持。故法院依法判决如下：驳回上诉，维持原判。
专家点评
为了充分利用社会资源，扬长避短，委托技术开发是当今企业常见的经济交往形式，委托开发过程中的技术秘密纠纷也呈日渐上升趋势。本案中，委托开发人GY公司认为在软件源代码交付之前，作为开发人，其享有软件源代码的管理、保密权，故将源代码泄露给派威公司，由此构成侵权。那么，对于委托开发中的技术秘密成果权属，该如何确定呢？
《民法通则》第88条第四款对于合同中有关科技成果权益归属不明确的，作出了相关规定。该条第四款规定，“合同对科技成果的使用权没有约定的，当事人都有使用的权利”。上述规定的原则在《合同法》得到进一步确认。
根据《合同法》第341条规定了技术秘密成果的权益分配，即“委托开发合同或合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，由当事人约定。没有约定或约定不明确，依照本法第61条的规定仍不能确定的，当事人均有使用和转让的权利，但委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究成果之前，将研究开发成果转让给第三人。”
根据，最高法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》针对上述《合同法》关于技术秘密成果的使用和转让权的行使边界作出进一步明确和限定，该司法解释第20条规定，“合同法第三百四十一条所称‘当事人均有使用和转让的权利’，包括当事人均有不经对方同意而自己使用或者以普通使用许可的方式许可他人使用技术秘密，并独占由此所获利益的权利。当事人一方将技术秘密成果的转让权让与他人，或者以独占或者排他使用许可的方式许可他人使用技术秘密，未经对方当事人同意或者追认的，应当认定该让与或者许可行为无效。”
可见，根据上述规定，司法实践中对于委托开发合同的技术成果权属争议采取的原则是：总体上尊重当事人的意思自治，以当事人约定为主，没有约定或约定不明的，委托人和被委托人都有使用和转让的权利，也就是说由当事人共同拥有。但是，被委托在向委托人交付研究成果之前，不得转让给第三人。
本案中，原告GLD公司与被告GY公司在《软件开发协议》及其补充协议中，已经对软件的权属予以了明确，软件的源代码归GLD公司所有。因此，被告GY公司无权将源代码泄露给派威公司；派威公司明知GY公司的侵权行为，使用涉案信息的，构成对原告源代码的共同侵权。
对企业进行商业秘密保护的建议
1、在企业的对外合作交往过程中，企业注意应当控制向对方透露的商业秘密的范围，在介绍涉及的商业秘密信息时，要保持在合理有必要的程度内，既不能过多披露导致企业信息的泄露，也不能太少介绍，从而阻碍企业之间的交流合作。
2、在企业的合作交往过程中，对涉及的企业商业秘密信息的，企业应当对商业秘密的范围、权属、双方的权利义务以及违约责任等问题进行明确的约定，可以签署保密协议，约定双方对涉密信息范围在信息公开公开之前的保密义务，未经对方允许，不得以任何方式向第三人披露。
相关商业秘密专项法律问题
1、软件合作开发过程中，软件开发需求分析、软件设计方案和软件数据库的设计方案及软件源代码是否属于商业秘密？
（1）软件需求分析通常是通过软件最终实现的功能予以反映。因此，只有软件本身并未投入使用，大众对软件本身的功能并不了解的情况下，才能成为商业秘密。
本案中，首先，由于GLD公司起诉本案时，其产品已经推向市场，原告GLD公司所主张的需求分析已经体现在其产品介绍中，软件已经在国务院机关管理局进行使用；且派威公司在其网站上介绍被控侵权软件时也详尽地介绍了产品的功能特点。因此，涉案软件开发需求分析已经“不具有不公知性”的特点，故法院认为，不能认定为商业秘密。
（2）软件设计方案、软件数据库的设计方案以及软件源代码。软件设计和软件数据库设计是源程序编写之前的步骤，编写源程序是对整个软件设计思想的固化，体现开发者的个人风格等独创性因素主要体现在源程序的编写过程中。通常在没有可供运行的软件产生之前，软件设计和数据库设计本身不能直接为权利人带来经济利益，不能成为商业秘密的保护范畴；而软件源代码，由于其是根据GLD公司的要求专门进行编写，不为公众所知悉，能够为权利人带来经济利益并且具有实用性，通常可以成为企业的商业秘密。
因此，法院对于GLD公司要求将软件的设计方案和软件数据库的设计方案作为商业秘密保护的主张不予支持；而根据GLD公司和GY公司所签订的合同，对于软件源程序的为商业秘密，权利人为GLD公司的主张予以确认。
2、商业秘密案件中，是否适用“赔礼道歉“的责任形式？
“消除影响、赔礼道歉”是公民、法人的人身性权利受到侵害时的法律救济手段，故在商业秘密等知识产权侵权案件中一般不予适用，除非权利人因为侵权行为遭受了商誉的损失和影响。根据《江苏省高级人民法院关于审理商业秘密案件有关问题的意见》第十九条，“商业秘密侵权案件一般不适用赔礼道歉、消除影响的民事责任形式”。
本案中，法院认为，由于GLD公司没有证据证明GY公司、派威公司侵权行为对其商业秘密信誉造成损失，故法院对于原告主张判令被告公开赔礼道歉的请求不予支持。
3、赔偿数额的确定。
根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条规定，“确定反不正当竞争法第十条规定的侵犯商业秘密行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行…因侵权行为导致商业秘密已为公众所知悉的，应当根据该项商业秘密的商业价值确定损害赔偿额。商业秘密的商业价值，根据其研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素确定”。
本案中，由于原告GLD公司的实际损失和GY公司、派威公司的违法所得难以确定，对于GLD公司要求赔偿损失以及调查费、公证费、律师费，法院根据GY公司、派威公司的侵权性质、主观过错程度、GLD公司的举证难度、GY公司、派威公司在法庭上的不实陈述、GLD公司为开发涉案软件所进行的花费、涉案软件的市场价值以及GLD公司为本案支出费用的合理性和必要性等因素，(www.fwsir.com)酌情确定赔偿数额（判令GY公司、派威公司共同承担40万元的经济赔偿责任）。
4、软件过程中，软件源代码的权属范围？
参照《合同法》对委托或合作技术开发的权属规定，不难得出，软件源代码的权属一般由双方当事人协商确定；其范围一般包括以下方面：文件中关于软件开发过程的方案、设计说明、需求分析、逻辑设计、各种源代码（采集、传输、存储、展示）、数据库设计文档、数据库文件、测试报告等。
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